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注冊美國商標后需要注意的問題

注冊美國商標可以保護商標在美國的使用權利，美國商標不是注冊后就完事，它有一些需要注意的事項，鷹飛國際介紹注冊美國商標后需要注意的問題。

一、提交商標繼續使用的聲明

美國商標法第八條（b）指出，以本法第十二條（c）規定予以公告的注冊商標，注冊人應于注冊后第六年屆滿前一年內（即商標注冊后的第五年到第六年間）向美國專利商標局提交使用聲明，聲明該商標在商業中繼續使用在指定商品/服務上，或聲明注冊人未使用該商標是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒有放棄該商標的意思。否則，在自注冊公布之日起第六年屆滿時，美國專利商標局將撤銷該商標注冊。

在實踐中，我們不難發現很多注冊人都沒有注意或重視此項規定，認為只需要等10年有效期屆滿前進行續展就可以維持該商標的有效性。因此造成了一大批美國已注冊商標因沒有及時提交繼續使用證明而被撤銷。

商標所有人和從業者必須注意有關商標的“真實使用意圖”這一問題，切實了解收集整理有關證明每項申請/注冊中的每項商品或服務的使用意圖以及商標實際使用的材料的重要性。

在美國，無論在第44（e） 條或是在馬德里協議（the Madrid Protocol）項下，商標申請人在根據其使用意圖或一項外國注冊提交申請時必須聲明其使用某一商標的真實意圖。如果申請中要求的貨物和服務比在美國背景中使用某一商標的真實意圖寬泛，則該申請易受到抨擊。所有注冊者都必須定期證明其持續使用注冊中所要求的所有貨物和服務或刪除未使用的貨物和服務。盡管有這些規定，仍常常可以發現這樣的情況，即申請中要求較寬泛的貨物和服務類別，而其中包括一些申請者并無意在美國提供的貨物和服務。近期的動態使得這一并非不尋常的做法冒有更大的風險。

在Bauer Bros. LLC V. Nike， Inc. 一案中，耐克公司和Bauer Bros. LLC 之間就使用于服裝上的“DON’T TREAD ON ME”商標的爭議突出了保存首次使用以及目前正在使用商標證據的重要性。Bauer 聲稱先于耐克對該商標的應用，于2004 年首先使用該商標，是“DON’T TREAD ON ME”商標的注冊所有人。Bauer 起訴耐克不正當競爭以及商標侵權。耐克以欺詐為由提出反訴。但是Bauer 無法提供任何書面證據證明其從2004 年開始就銷售標有該商標的襯衫，并承認其商標在服裝中的應用范圍實際比其可以證明的范圍要大。美國加利福尼亞南區地區法院認定Bauer 不是在先使用者，宣布Bauer 的注冊自始至終無效，并駁回Bauer 提出的有關其有充分證據證明欺詐行為存在的簡易判決的動議。這一判決表明，對于每一種索賠貨物和服務而言，保存商標被初次使用和繼續使用的證據極其重要。

為了評估及確保商標注冊的正確性，美國專利商標局USPTO修正了商標申請實務規則。這一修正的目的在于確保美國取得的注冊商標均有在美國使用所指定的商品或服務，以減少大眾費用及負擔。修正規則已于2012年6月21日生效。 此項修正規則立法目的為：（1）在于允許USPTO為了審查注冊后商標使用（通常為5至6年）或合理未使用宣誓書可以要求商標注冊人提出任何額外的商標使用樣本（specimens）、信息或證明（2）允許USPTO 以二年期間進行一項“試驗計劃（pilot program）”以證明商標已經使用于個別商品或服務，以評估或證明注冊正確性及誠實性。（3）調合申請前主張意圖使用的審查要求及注冊后主張持續使用的審查要求。 但并非全部注冊商標都參與此計劃，為了避免對小型注冊人造成太大經濟沖擊，只有500 個注冊商標必須在提宣誓書時被隨機篩選參加為期二年的試驗計劃，只占總數不到1% 。此二年計劃設有落日條款， 將于修正生效日二年后終止。該計劃終止后，USPTO若認為合理需要于審查宣誓書可以要求注冊人提出額外的商標使用樣本、信息或證明。 在此計劃下，實務上：（1）審查員有權針對注冊后商標使用 （通常系 5至6年或延展）或合理未使用宣誓書可以要求商標申請人或注冊人提出任何額外的商標使用樣本（specimens）、信息或證明（2）要求注冊人基于最初商標實際使用申請或意圖使用的主張使用申請或注冊商標變更所指定的商品提出不只一項的商標使用樣本（3）USPTO 啟動 “試驗計劃”，針對依第8 條及第 71 條 （馬德里協定）宣誓書延展的注冊商標，資深審查員會以隨機篩選方式選取其中 500個注冊商標并發給官方處分書，該處分會要求每一類商品或服務必須提供2個額外的使用證據，以證明注冊商標確實有使用于所指定的商品或服務。（4）如果注冊人提出答辯但未提供商品或服務使用證據，該商品或服務就會被刪除；同時會觸發審查員進一步要求提供其它或全部商品或服務的使用證據。如果注冊人未在期限內提出答辯，該商標將被撤銷。

由于美國商標申請制度以商標使用為基礎，因此在美國提出商標申請時，指定商品或服務的使用證據就變得相當重要。根據前述修正規則，不當填寫或任意指定未使用的商品或服務，但日后并未使用或并無保留商品或服務的使用證據，若被篩選為參加 “試驗計劃”的或審查員基于合理需要要求檢附商品或服務使用證據的，例如：明明為手機制造商，其商標卻指定使用手機外的其他商品，審查員有可能會進一步要求提供其它或全部商品或服務的使用證據，在此情況下，注冊人有可能因為無法臨時安排或制作部分或全部商品或服務的使用證據而被撤銷商標注冊，甚至于影響其在美國正常銷售商標的其他商品或服務保護。

二、無可爭辯性（Incontestability）的權利

美國商標法規定，如果商標注冊人自商標注冊之日起連續五年在美國使用其注冊商標，則注冊人通過申請可以獲得無可爭辯性的權利。一項無可爭辯性的注冊可以構成注冊人擁有在貿易中使用其商標的獨占權的確鑿證據。而且任何第三方再也不能以該商標缺乏顯著性為理由，而要求美國上訴審判委員會撤銷該商標注冊。

對于真正有在美國銷售其產品的注冊人來說，此項規定十分有意義。然而在實踐中卻很少有人很好的利用了該項權利來保護自己的注冊商標和捍衛自己的權利。

三、續展

美國注冊商標的有效期為10年，從注冊之日起計算。自有效期屆滿之日前六個月內，商標所有人可以向美國專利商標局提交續展申請。

與其他國家不同的是，注冊商標所有人提交續展申請的同時，還仍然需要提交使用聲明，聲明該商標在商業中繼續使用在指定商品/服務上，或聲明注冊人未使用該商標是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒有放棄該商標的意思。否則，美國專利商標局將撤銷該商標注冊。

美國商標申請注冊程序相對復雜，對于準備在美國申請商標的中國企業或個人，在提交申請前需要仔細檢查準備申請的商標、選擇符合規范的商品/服務以及采用適合的提交基礎，只有這樣才能盡可能的避免商標審查中下發審查意見，確保商標的順利注冊；已經申請美國商標或者已獲得美國注冊商標的中國企業或個人需要重視并及時關注自己商標的最新狀態，避免商標因疏忽而被撤銷。